Der Bundesgerichtshof hat vier Beschlüsse des Bundespatentgerichts aufgehoben, in denen die Löschung verkehrsdurchgesetzter dreidimensionaler Marken für Traubenzucker und für die Verpackung von Tafelschokolade angeordnet bzw. bestätigt wurde. Dreh- und Angelpunkt der Entscheidungen zu den Verpackungen der Tafelschokolade war die Frage, ob die Marken ausschließlich aus einer durch die Art der Ware selbst bedingten Form bestehen, § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. In Bezug auf den Traubenzucker war hingegen entscheidend, ob die Marken ausschließlich aus einer Form bestehen, die für eine technische Wirkung i.S.d. § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderlich ist. Ein Markenschutz wäre in beiden Fällen ausgeschlossen. Dies hat der Bundesgerichtshof im Ergebnis verneint.
Mit seinen Entscheidungen stärkt der Bundesgerichtshof nicht nur die generelle Schutzfähigkeit nichtkonventioneller Marken und insbesondere die Schutzfähigkeit dreidimensionaler Marken, die die Form einer Ware oder Verpackung zeigen. Der Bundesgerichtshof setzt damit auch seine bisherige Linie fort, entgegen der restriktiven Entscheidungspraxis des Bundespatentgerichts den Schutz für nichtkonventionelle Markenformen zu fördern.
Zum Beschluss
BGH, I ZB 3/17, I ZB 4/17, I ZB 105/16 und I ZB 106/16 Entscheidungen vom 18.10.2017 (veröff. in Entscheidungsdatenbank BGH)
Relevante Rechtsnormen
§§ 3 Abs. 1, 2 Nr. 1 und 2, 8 Abs. 2 Nr. 1-3, Abs. 3 MarkenG
Sachverhalt
Betroffene Marken
Die Markeninhaber hatten ihre Produkte jeweils durch mehrere verkehrsdurchgesetzte dreidimensionale Marken geschützt. Der Bundesgerichtshof konnte somit gleich in mehreren Löschungsverfahren zu unterschiedlichen Marken und Schutzhindernissen entscheiden.
Die dreidimensionalen Marken zur Tafelschokolade zeigen einheitlich jeweils die Vorder- und Rückseite einer neutralen quadratischen Verpackung. Die Verpackung hat seitliche gezackte Laschen und auf der Rückseite eine weitere quer verlaufende Lasche (Verfahren I ZB 105/16 und I ZB 106/16).
Für den Traubenzucker sind zwei unterschiedliche dreidimensionale Marken eingetragen: Die erste Marke zeigt acht quaderförmige Tafeln Traubenzucker mit quadratischer Grundfläche, die aufeinander gestapelt sind. Die Tafeln haben eine mittige Einkerbung in der Form eines „V“. Die Kanten und Ecken der Tafeln sind schräg. (Verfahren I ZB 3/17). Die zweite Marke zeigt eine identisch gestaltete Einzeltafel Traubenzucker (Verfahren I ZB 4/17).
Für alle Marken wurde die Löschung vor dem Patent- und Markenamt beantragt. Das Amt hat die Eintragung der Marken zur Tafelschokolade bestätigt und die Marken zum Traubenzucker gelöscht. Im Beschwerdeverfahren hat das Bundespatentgericht alle Marken gelöscht: Die Löschung der Tafelschokolade Marken wurde angeordnet und die Löschung der Traubenzucker Marken bestätigt.
Entscheidungsgründe
Dem ist der Bundesgerichtshof nicht gefolgt. Der Bundesgerichtshof bestätigt zunächst, dass dreidimensionale Gestaltungen nach § 3 Abs. 1 MarkenG grundsätzlich als Marken geschützt werden können. Das schließt auch dreidimensionale Zeichen ein, die die Form einer Ware oder Verpackung darstellen. Vom Markenschutz sind aber solche Zeichen ausgeschlossen, die nach
- § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausschließlich aus einer durch die Art der Ware selbst bedingten Form bestehen.
- § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausschließlich aus einer Form bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist.
Die Schutzhindernisse des § 3 MarkenG können auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden, anders als die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG. Denn mit den Schutzhindernissen des § 3 MarkenG soll verhindert werden, dass Markeninhaber ein Monopol für Gebrauchseigenschaften oder technische Lösungen erhalten (siehe zur ratio auch EuGH, Urteil vom 16.06.2002, C-299/99, Rn. 78 – Philips/Remington).
Das Bundespatentgericht hatte die dreidimensionalen Marken zur Verpackung der Tafelschokolade nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gelöscht. Es hatte festgestellt, dass „das Quadrat nur eine besondere Form des Rechtsecks ist“, welches üblich sei. Ferner würden Verbraucher quadratische Schokolade besser in der Jackentasche mitführen können. Die quadratische Form sei daher für Tafelschokolade eine gattungstypische wesentliche Gebrauchseigenschaft, nach der der Verbraucher beim Kauf suche.
Dies sah der Bundesgerichtshof anders: Die quadratische Form der Tafelschokolade ist keine wesentliche Gebrauchseigenschaft. Das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG steht der Eintragung nicht entgegen. Mit dieser klaren Feststellung konnte der Bundesgerichtshof zudem das Sonderproblem, ob das dem Wortlaut nach auf die Form der Ware abzielende Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG überhaupt auf die hier zu beurteilenden Verpackung anwendbar ist, explizit offen lassen.
Auch hinsichtlich der Warenformmarken zum Traubenzucker ist der Bundesgerichtshof der Entscheidung des Bundespatentgericht nicht gefolgt. Der Bundesgerichtshof hat zunächst bestätigt, dass die Quaderform das platzsparende Mitführen des Traubenzuckers z.B. bei sportlichen Aktivitäten erleichtere und die Form insoweit eine technische Funktion habe. Auch die „V“-förmige Einkerbung als Sollbruchstelle zur besseren Portionierung habe eine technische Funktion. Anders sieht der Bundesgerichtshof dies jedoch für die schrägen Ecken und Kanten: Diese sollen den Verzehr angenehmer gestalten, da der Traubenzucker nicht scharfkantig ist. Das sei keine technische Funktion, sondern eine sensorische Wirkung im Mund. Das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG greift daher nicht, da nicht ausnahmslos alle wesentlichen Merkmale des Zeichens eine technische Funktion aufweisen.
Konsequenz
Lesen Sie dazu auch den Beitrag “Standbeutel nicht markenfähig – weitere 3D Marke gelöscht” von Susanna Heurung.
Mit diesen Entscheidungen stärkt der Bundesgerichtshof die Schutzfähigkeit nichtkonventioneller Marken. Inhaber nichtkonventioneller Marken mussten in der Vergangenheit auf Grund der strengen Entscheidungspraxis des Bundespatentgerichts fest damit rechnen, dass ihre Marken gelöscht werden. Das Bundespatentgericht hatte nicht nur die „Tafelschokolade“ und „Traubenzucker“ Marken gelöscht. Erst jüngst wurde ein Standbeutel als Verpackung für Getränke gelöscht (BPatG, Beschluss vom 28. Juni 2017, 26 W (pat) 63/14). In den diversen Anmerkungen zu den Entscheidungen des Bundespatentgerichts wurden daher Befürchtungen einer zu erwartenden „Löschungswelle“ laut. Die jüngsten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zu nichtkonventionellen Marken geben den Markeninhabern jedoch die Hoffnung, ihre Marken jedenfalls in letzter Instanz retten zu können.
