Diagnoseverfahren mit Auslandsbezug

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Unter welchen Bedingungen wird ein im Inland unter Patentschutz stehendes Diagnoseverfahren angewendet, wenn einzelne Verfahrensschritte im Inland, andere Verfahrensschritte hingegen im Ausland vorgenommen werden?

Zum Urteil

OLG Düsseldorf, I-2 U 5/17, Urteil vom 23.03.2017

Relevante Rechtsnormen

§ 9 Nr. 2 PatG

Sachverhalt

Gegenstand des Verfügungspatents ist ein pränatales Diagnoseverfahren, welches dazu dient, Chromosomenstörungen des Fötus anhand zellfreier DNA aus dem Blut der Mutter nachzuweisen. Das Verfahren umfasst vier Schritte, wobei der erste Schritt in dem Bereitstellen einer maternalen Blutprobe und der letzte Verfahrensschritt in dem Stellen einer Diagnose über das Risiko eines Gendefekts auf der Grundlage der detektierten DNA-Sequenz liegt. Nachdem der Antragsgegnerin die Durchführung des angegriffenen Diagnoseverfahrens im Inland durch einstweilige Verfügung verboten worden war, hat sie die sich an die Entnahme einer Blutprobe anschließenden Verfahrensschritte an ein Partnerlabor in den USA ausgelagert. Die Diagnose über eine etwaige Genanomalie wird dementsprechend dort gestellt und das Ergebnis an die Antragstellerin nach Deutschland versandt, wo die Diagnoseresultate „verifiziert“ und anschließend der betreffenden Patientin bzw. deren Arzt übermittelt wird. In Deutschland findet auch die Abrechnung des Tests statt.

Bisherige Rechtsprechung

Grundsätzlich verletzt nur derjenige ein Verfahrenspatent unmittelbar, der sämtliche Verfahrensschritte im Inland eigenhändig ausführt. Verfahrensbeiträge eines Mittäters gelten dabei kraft Zurechnung als eigene. Eine Verfahrensdurchführung, die ausschließlich im Ausland stattfindet, ist mit Rücksicht auf die Territorialität jedes Patents unbeachtlich. Geschieht die Anwendung des Verfahrens teils im Inland und teils im Ausland, so liegt eine inländische Schutzrechtsverletzung nur vor, wenn die im Ausland vorgenommenen Verfahrensakte demjenigen zugerechnet werden können, der die übrigen Verfahrensschritte im Inland verwirklicht (OLG Düsseldorf, InstGE 11, 203 – Prepaid-Telefonkarte).

  • Handelt es sich um ein Herstellungsverfahren, ist solches der Fall, wenn die ausländischen Verfahrensschritte ein Vor- oder Zwischenprodukt hervorbringen, das nach Deutschland geliefert und dort unter Anwendung der restlichen Verfahrensschritte zu dem endgültigen Verfahrensprodukt veredelt wird (OLG Düsseldorf, InstGE 11, 203 – Prepaid-Telefonkarte). Hier muss sich der im Inland Handelnde die Vorarbeit des Dritten, die in dem in den Geltungsbereich des Patentgesetzes verbrachten Vorprodukt repräsentiert ist und auf der für die weitere Verfahrensdurchführung aufge- baut wird, zurechnen lassen, weshalb die Sachlage keine andere ist als wenn das Vorprodukt von ihm eigenhändig im Inland geschaffen worden wäre. Anders verhält es sich bei der umgekehrten Konstellation, dass im Inland bloß die zu einem Vorprodukt führenden ersten Verfahrensschritte durchgeführt werden und das Vorprodukt danach ins Ausland verbracht wird, wo ein Dritter – gegebenenfalls sogar vorhersehbar – die das Verfahren beendenden Teilakte unternimmt. Die Patentbenutzung geschieht hier zu wesentlichen, den Erfindungserfolg herbeiführenden Teilen außerhalb des Inlands. Allenfalls die inländischen Verfahrensschritte können dementsprechend dem die Verfahrensführung fortschreibenden Ausländer zugerechnet werden mit der Folge, dass das dortige nationale Patent verletzt sein kann, nicht aber umgekehrt (OLG Düsseldorf, InstGE 11, 203 – Prepaid-Telefonkarte).
  • In Bezug auf ein Arbeitsverfahren ist ein Zurechnungssachverhalt weiterhin bei einem Verfahren zum Verarbeiten von im Voraus bezahlten Telefonanrufen anerkannt worden, wenn die mit einer Identifikation versehene Prepaid-Telefonkarte im Inland verkauft wird, der das Guthaben verwaltende und die Telefonverbindung zulassende Rechner zwar im Ausland stationiert ist, die vom Rechner generierten Befehle (Identitätsprüfung, Guthabenprüfung, Ermöglichung der Telefonverbindung, Abbruch der Telefonverbindung nach Verbrauch des Guthabens) jedoch im Inland bei der Durchführung des Verfahrens (= Ermöglichen des Telefonierens mit einer Prepaid-Telefonkarte) herangezogen werden (OLG Düsseldorf, InstGE 11, 203 – Prepaid-Telefonkarte). Anlass für die Zurechnung war die Überlegung, dass im Ausland begangene Teilakte des geschützten Verfahrens relevant sind, wenn der Täter sie sich für einen im Inland eintretenden Verletzungserfolg zu Eigen macht.

Entscheidungsgründe

Ob im Ausland vollzogene Verfahrensschritte für die Herbeiführung eines inländischen Erfindungserfolges genutzt werden, beurteilt sich anhand des mutmaßlich verletzten Patentanspruchs mit seinen technischen Merkmalen und nicht anhand der kommerziellen Verwertung des Verfahrensresultats. Richtet sich das geschützte Verfahren – wie hier – auf die Untersuchung einer bereitgestellten Blutprobe (= erster Verfahrensschritte) mit dem Ziel, das Risiko einer Genanomalie zu diagnostizieren (= letzter Verfahrensschritte) und erfolgt lediglich die Probenentnahme im Inland, während die nach- folgende DNA-Analyse einschließlich der Risikobewertung (= Stellen einer Diagnose) durch ein Partnerlabor im Ausland unternommen wird, welches die von ihm erhobenen Befunde anschließend dem inländischen Probenentnehmer überlässt, der den betreffenden Patienten bzw. dessen Arzt informiert, so geschieht zwar die kommerzielle Verwertung der Verfahrensresultate (Diagnoseergebnisse) im Inland, weil die Diagnoseleistung hier abgerechnet und vergütet wird. Für die patentrechtliche Beurteilung ausschlaggebend ist jedoch, dass es bei der gegebenen Anspruchsfassung bereits im Ausland zum vollständigen Abschluss des patentierten Verfahrens (Stellen einer Diagnose bezüglich einer Genanomalie) und infolgedessen zum vollständigen Eintritt des Erfindungserfolges kommt. Eine Handhabung, die maßgeblich darauf abstellen würde, dass der ausländische Verletzungserfolg wirtschaftlich zielgerichtet in Deutschland verwertet wird, weil die Diagnosebefunde hier veräußert werden, stünde auch im Widerspruch dazu, dass für Ergebnisse eines Diagnoseverfahrens kein derivativer Sachschutz (§ 9 Nr. 3 PatG) möglich ist. Genau er würde jedoch der Sache nach zugebilligt, wenn dem Handelnden die kommerzielle Verwertung seines ausländischen Verfahrenserfolges unter Be- rufung auf das inländische Patent untersagt würde.

Anders (im Sinne einer zur Patentverletzung führenden Zurechnung) läge der Sachverhalt dann, wenn der Patentanspruch außer der Diagnose auch deren anschließende Bekanntgabe an den Patienten umfassen würde. Unter derartigen Umständen würden der erste und der letzte Verfahrens- schritte im Inland vollzogen, wobei die ausländischen Zwischenakte sowohl auf der inländischen Vorarbeit (Probenentnahme) aufbauen als auch deren Erträge durch den letzten inländischen Akt (Mitteilung der gestellten Diagnose an den Patienten) für die Erzielung des Erfindungserfolges genutzt würden, was es rechtfertigt, sie dem Inländer so zuzurechnen, als hätte er die Zwischenschritte selbst im Inland durchgeführt.

Konsequenz

Bei Diagnoseverfahren ist auf eine zweckmäßige Anspruchsfassung zu achten!


München

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