Der vorliegend Fall befasst sich mit der nicht seltenen Problematik, wie Patentansprüche über chemische Zusammensetzungen oder Gemische auszulegen sind, welche die Formulierung „enthaltend“ oder „bestehend“ aufweisen, also die Frage aufwerfen, ob die Bestandteile der Zusammensetzung abschließend im Anspruch genannt sind oder nicht, wobei vorliegend bei der Formulierung „enthaltend“ zu klären war, ob dies erfindungsgemäß auch bedeutete, dass den genannten keine weiteren Bestandteile hinzugefügt werden dürfen.
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Entscheidung
BGH Urt. v. 12.7.2011, X ZR 75/08 (veröff. in GRUR 2011, 1109 – Reifenabdichtmittel)
Relevante Rechtsnormen
Art. 123 II EPÜ, Art. 6 § 2 Nr. 4 IntPatÜG
Sachverhalt
Der BGH hatte zu entscheiden, ob die Fassung eines hilfsweise verteidigten Anspruchs wegen einer Kollision mit Art. 123 II EPÜ zulässig war oder eine unzulässig Änderung des Inhalts der Anmeldung enthielt, hier im Hinblick auf die Offenbarung des ursprünglichen Anspruchs 1, in dem beansprucht war: “Verwendung eines Mittels zum Abdichten von Reifen bei Pannen durch Einführen über das Ventil in den Reifen, wobei das Mittel einen Kautschuklatex und ein mit dem Kautschuklatex kompatibles Klebstoffharz enthält und wobei der Kautschuklatex im Wesentlichen nur aus Naturkautschuklatex besteht” während nunmehr formuliert war „…wobei das Mittel aus einem Kautschuklatex, einem pH-Regulator, einem mit dem Kautschuklatex kompatiblen Klebstoffharz, einem Gefrierschutzmittel und optional einem Dispergiermittel besteht,…“
Bisherige Rechtsprechung
Zur Feststellung einer unzulässigen Erweiterung ist bekanntlich der Gegenstand des erteilten Patents mit dem Inhalt der ursprünglichen Unterlagen zu vergleichen. Der Inhalt der Patentanmeldung ist der Gesamtheit der Unterlagen zu entnehmen. Der Patentanspruch darf nicht auf einen Gegenstand gerichtet werden, den die ursprüngliche Offenbarung aus Sicht des Fachmanns nicht zur Erfindung gehörend erkennen lässt. Insoweit stellt sich dieselbe Fragestellung wie bei der wirksamen Inanspruchnahme einer Priorität (lesenswert und die bisherige Rspr. zusammenfassend BGH GRUR 2016, 50 – Teilreflektierende Folie; GRUR 2014, 542 – Kommunikationskanal) und die insoweit zu bewertende Offenbarung einer Schrift (zur Offenbarung als Rechtsfrage siehe BPatG Mitt. 2017, 176 – Bioreaktor).
Entscheidungsgründe
Der X. Senat kam zu dem Ergebnis, dass die in den ursprünglichen Unterlagen der Patentanmeldung zu entnehmende Formulierung, dass ein Erzeugnis bestimmte Bestandteile “enthalten” soll, nicht ohne weiteres auch als zur Erfindung gehörend offenbart, dass ihm keine weiteren Bestandteile hinzugefügt werden dürfen. Für die Offenbarung, dass es zur Erfindung gehört, dass das Erzeugnis ausschließlich aus den genannten Bestandteilen “besteht”, bedarf es vielmehr i.d.R. darüber hinausgehender Anhaltspunkte in den ursprünglichen Unterlagen, wie etwa des Hinweises, dass das ausschließliche Bestehen des Erzeugnisses aus den genannten Bestandteilen besondere Vorteile hat oder sonst erwünscht ist.
Der X. Senat führte aus, dass nach dem geänderten Anspruch das erfindungsgemäße Abdichtmittel ausschließlich aus den genannten Bestandteilen bestehen dürfe, insb. dürften damit auch keine Füllstoffe, wie etwa faserige Materialien, zugesetzt worden sein, während sich in den gesamten Anmeldeunterlagen an keiner Stelle ein Hinweis darauf finde, dass eine derart exklusive Zusammensetzung des Abdichtmittels, die vor allem auch keine Füllstoffe aufweise, besondere technische Vorteile habe oder sonst erwünscht sei und deshalb vom Fachmann als zur Erfindung gehörend angesehen werde. Es finde sich zwar ein Ausführungsbeispiel mit einer „Füllstoffe“ nicht umfassenden Aufzählung von Bestandteilen, aber deren Zugabe werde als für eine rasche Abdichtung oder für die Abdichtung größerer Löcher vorteilhaft gelehrt, so dass auch im Hinblick auf dieses Ausführungsbeispiel kein Grund zu der Annahme bestehe, die dort genannten Komponenten seien zwingend als abschließend zu verstehen.
Konsequenz
Der X. Senat hat in der späteren Entscheidung „Verdickerpolymer I“ (GRUR 2015, 1091) unter Hinweis auf die EPA PrüfRL Teil F, Kap. IV Nr. 4.21; die Entscheidung T 711/90 und die vorliegend Entscheidung die allgemeine Formulierung abgeleitet, i.d.R. deute die Wendung “bestehend aus” (“consisting of”) in Patentansprüchen, die chemische Zusammensetzungen oder Gemische zum Gegenstand haben, auf eine abschließende Aufzählung der in Bezug genommenen Bestandteile hin, und letzteres auch in der Entscheidung „Bitratenreduktion“ (GRUR 2015, 1095) bestätigt (siehe auch Keukenschrijver in Busse/Keukenschrijver PatG 8. Aufl. § 34 Rn. 66).
