Veranlassung zur Erhebung der Nichtigkeitsklage bei parallelem Verletzungsstreit auch ohne Verzichtsaufforderung | BPatG Interdentalreiniger

Der 4. Senat schloss sich unter Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung (GRUR-RR 2009, 325) der Auffassung an, dass eine Veranlassung zur Klageerhebung i.S.v. § 93 ZPO in diesem Fall auch ohne eine derartige vorherige Verzichtsaufforderung besteht(Voit/Schulte, PatG 10. Aufl., § 84 Rn. 41; Keukenschrijver/Busse 8. Aufl. § 84 Rn. 24; BPatGE 22, 285, 289 = BlPMZ 81, 34 L (GbrM); BPatG GRUR 1987, 233; BPatG Beschl. v. 14.11.2012 – 3 Ni 16/12; offen lassend BPatG Urt.  v. 18.09.2014, 4 Ni 10/14 (EP));  eine Verzichtsaufforderung erscheine unter diesen Umständen unzumutbar und sinnlos, da der Patentinhaber mit einem sofortigen Gegenangriff einer Nichtigkeitsklage rechnen müsse. Angesichts der sich über § 148 ZPO ergebenden Verknüpfung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren und dem Umstand, dass geschätzt 80% aller Verletzungsverfahren Anlass für die unverzögerliche Erhebung einer Nichtigkeitsklage seien, erscheine die Annahme, der Patentinhaber könne noch vor der Erhebung einer Nichtigkeitsklage mit einer Verzichtsaufforderung rechnen und gebe erst dann eine Klageveranlassung, lebensfremd und nicht sachgerecht.

Insoweit differenzierte der Senat allerdings; es müsse berücksichtigt werden, ob der in Rede stehende Angriff auf das Streitpatent auch hinsichtlich der nicht verteidigten Verfahrensansprüche eine Anwendung von § 93 ZPO rechtfertige, da diese ggü den allein im Verletzungsverfahren gegenständlichen Vorrichtungsansprüchen nebengeordnet seien und diesen als Klagegenstand eine eigenständige Bedeutung zukomme (hierzu Cepl/Voß, ZPO Kommentar § 263 Rn. 26). Andererseits sei nicht zu verkennen, dass hinsichtlich eines Nichtigkeitsangriffs Patentansprüchen abweichender Kategorie nicht ohne weiteres eine eigenständige Betrachtung hinsichtlich ihres angegriffenen Rechtsbestands und des Angriffs auf fehlende Patentfähigkeit zukomme, solange diese – wie vorliegend – keine sachlich unterschiedlichen Lösungen enthalten oder jedenfalls hierauf keine eigenständige isolierte Verteidigung gerichtet wird (BGH GRUR 2017, 57 – Datengenerator).Dies rechtfertige –  insb. auch aus Billigkeitsgründen nach § 84 II 2 Satz 2 PatG – allerdings als solches noch keine andere Bewertung im Rahmen des § 93 ZPO für die danach hinsichtlich der Verfahrensansprüche erforderlichen vorherigen Verzichtsaufforderung.

Im Ergebnis sah der Senat eine Differenzierung als gerechtfertigt an, für deren Beurteilung auf den Zeitpunkt der Klageerhebung und nicht auf weitere Entwicklungen im Verlauf des Nichtigkeitsverfahrens abzustellen sei. Der Senat formulierte folgende Leitsätze:

1. Hat die im Patentnichtigkeitsverfahren vor dem BPatG beklagte Patentinhaberin vor Erhebung der Nichtigkeitsklage bereits eine auf das Streitpatent gestützte Verletzungsklage erhoben, so besteht in der Regel eine Veranlassung zur Klageerhebung auch dann, wenn die Patentinhaberin nicht zuvor zum Verzicht auf das Streitpatent aufgefordert worden ist (Aufgabe von BPatG GRUR-RR 2009, 325 – Kostenauferlegung bei Verzicht aus Streitpatent).
2. Im Rahmen der nach gemäß § 84 Abs. 2 Satz 1 PatG auch unter Billigkeitserwägungen zu treffenden Kostenentscheidung findet deshalb § 93 ZPO jedenfalls insoweit keine Anwendung als die Nichtigkeitsklage auf die Validität des im Verletzungsverfahren maßgeblichen Patentgegenstandes abzielt und noch Ausdruck der sich aus § 148 ZPO ergebenden Verknüpfung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren ist.

Konsequenz