In T 1882/12 vom 26. Mai 2015 wurde entschieden, dass fakultative Merkmale nicht ohne weiteres einen Klarheitseinwand begründen. Es ist daher im Einzelfall zu prüfen, ob Ansprüche, die fakultative Merkmale enthalten, unklar sind.
Artikel 84 EPÜ, Regel 43 (3) EPÜ, Regel 43 (4) EPÜ
Entscheidungsgründe
Nach Auffassung der Beschwerdekammer ist die Richtlinie für die Prüfung F-IV, 4.9 maßgeblich, nach welcher Ausdrücke wie “vorzugsweise”, “zum Beispiel”, “wie z. B.” oder “insbesondere” sorgfältig darauf zu prüfen sind, ob sie keine Unklarheit hervorrufen. Hieraus geht implizit hervor, dass fakultative Merkmale nicht automatisch eine Unklarheit hervorrufen. Stattdessen ist im Einzelfall zu prüfen, ob eine Unklarheit entsteht. Der Anspruch 2 der Patentanmeldung fordert beispielsweise ein Mundreinigungsmittel, das 12 bis 60 Gew.-%, vorzugsweise 15 bis 50 Gew.-%, besonders bevorzugt 17 bis 40 Gew.-% und insbesondere 20 bis 35 Gew.-% Sorbit und/oder Glycerin und/oder 1,2- Propylenglycol enthält. Dabei stellen aus Sicht der Beschwerdekammer die Varianten mit 15 bis 50 Gew.-%, 17 bis 40 Gew.-% und 20 bis 35 Gew.-% progressiv bevorzugte Ausführungsformen innerhalb des Unteranspruchs dar, die gut verständlich und nicht unklar sind. Fakultativ bevorzugte Merkmale sind ferner auch nicht überflüssig, da mögliche Rückzugspositionen, beispielsweise für ein Einspruchsverfahren, erhalten werden.
Konsequenz
Ob fakultative Merkmale wegen mangelnder Klarheit bemängelt werden können, ist im Einzelfall zu prüfen und ergibt sich nicht bereits aus der Verwendung derselben. In der Praxis werden fakultative Merkmale daher vor dem Europäischen Patentamt oft akzeptiert.
Obgleich die Rechtsgrundlage nach deutschem Recht für einen Klarheitseinwand sehr viel umstrittener ist, werden fakultative Merkmale inzwischen von dem Deutschen Patent- und Markenamt eher bemängelt als seitens des Europäischen Patentamtes.
