Uneigentliche Erweiterung – Rechtsfolgen für die Sachprüfung – BPatG Zigarettenpackung Teil 2

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Der im Falle eines Nichtigkeitsangriffs wegen unzulässiger Erweiterung des Inhalts der Anmeldung nach nationaler Rspr. mögliche Rechtserhalt eines Streitpatents bei nicht ursprünglich offenbarten einschränkenden Merkmalen (uneigentliche Erweiterung) führt zu der weiterführenden Frage der Folgen einer uneigentlichen Erweiterung auch im Rahmen der Beanspruchung einer vom Streitpatent in Anspruch genommenen Priorität und nach der Möglichkeit, zum Erhalt der Priorität einen sog. Prioritätsdisclaimer“ vorzusehen.

Der4. Senat hat in seiner jüngeren Rspr. (GRUR-RR 2013, 500 – Bildprojektor) eine derartige Möglichkeit verneint, nunmehr aber für die abweichende Fallkonstellation und einer gleichzeitig vorliegenden unzulässigen Erweiterung des Inhalts der Anmeldung bejaht weiter; zu den Voraussetzungen und Rechtsfolgen der uneigentlichen Erweiterung in vorliegendem Fall ausführlich: Beitrag v. 2.12.2018 BPatG Zigarettenpackung Teil 1.

Entscheidung

Urt. v. 22.08.2018, 4 Ni 10/17 (EP) Zigarettenpackung (Leitsätze in CIPR 2018, 103; BlPMZ 2018, 327)

Relevante Rechtsnormen

Art. 87 EPÜ Art. II § 6 I Nr. 3 , Nr. 4 IntPatÜG; Art. 123 II, III EPÜ

Sachverhalt

Der 4.Senat stellte zunächst fest, dass in der ursprünglichen Anmeldung eine nach Merkmal 1.E beschränkte Lehre nicht als erfindungsgemäß offenbart zu entnehmen war, insoweit aber unter Berücksichtigung der st. nationalen Rspr. dies nicht zur Nichtigkeit der verteidigten Lehre führte, da sich die allgemeinere ursprünglich offenbarte Lehre ebenfalls als patentfähig und bestandsfähig erwies. Insoweit kann auf den Beitrag v. 2.12.2018 Zigarettenpackung Teil 1 verwiesen werden. Fraglich aber zudem ob nach diesen Kriterien auch die Priorität der maßgeblichen Prioritätsschriften 1-3 als wirksam behandelt werden konnte, da es an einer entsprechenden Offenbarung des einschränkenden Merkmals 1.E fehlte.

Bisherige Rechtssprechung

Das Prioritätsrecht nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ kann in Anspruch genommen werden, wenn Nachanmeldung und Voranmeldung beide dieselbe Erfindung betreffen, wobei eine Übereinstimmung des maßgeblichen Anspruchs auch nachträglich durch zulässige Beschränkung hergestellt werden kann (BGH GRUR 2004, 133 – elektronische Funktionseinheit) und für die Beurteilung der identischen Offenbarung die Prinzipien der Neuheitsprüfung gelten. Der Gegenstand der beanspruchten Erfindung muss danach im Prioritätsdokument identisch offenbart sein und der Fachmann muss die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen unmittelbar und eindeutig als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen können (BGH GRUR 2016, 50 – Teilreflektierende Folie, unter Hinweis auf BGHZ 200, 63 – Kommunikationskanal). Möglich ist auch die Inanspruchnahme mehrerer Prioritäten (Art. 88 EPÜ), wobei grds. (zur Ausnahme generischer Teilprioritäten vgl. Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des EPA v. 29.11.2016, G 1/15) Einzelmerkmale nicht in ein und demselben Patentanspruch mit unterschiedlicher Priorität miteinander kombiniert werden können (BGHZ 148, 383 – Luftverteiler im Anschluss an G 3/98 v. 31. Mai 2001).

Ungeklärt ist aber in der Rspr. des BGH, ob darüber hinaus die Möglichkeit eines sog. Prioritätsdisclaimers zu befürworten ist (so BPatG GRUR 2003, 953 = BPatGE 47, 34 – Prioritätsdisclaimer; zustimmend: BeckOK PatR/Beckmann, 8. Ed. 16.4.2018, PatG § 41 Rn. 47; Kraßer/Ann, Patentrecht, 7. Aufl. (2016), § 24 Rn. 150; ablehnend BPatG GRUR-RR 2013, 500 – Bildprojektor: Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl. (2016), § 41 Rn. 30; Schulte/Moufang, Patentgesetz, 10. Aufl. (2017), § 41 Rn. 41). Die vorliegende Entscheidung bejaht eine solche Möglichkeit für die gegenständliche Fallkonstellation..

Entscheidungsgründe

Der 4. Senat verweist zunächst darauf, dass das in der Anmeldung ursprünglich nicht offenbarte beschränkende Merkmal M1.E auch in keiner der drei Voranmeldungen, deren Prioritäten vom Patent in Anspruch genommen werden, als erfindungsgegenständlich offenbart sei. Auch für eine Zusammenschau des Offenbarungsgehalts unter dem Aspekt eines durch Bezugnahmen zu berücksichtigenden Gesamtoffenbarungsgehalts einer einzelnen Priorität ergebe sich nichts anderes (siehe hierzu Beitrag v. 12.2.2008 – Grenzen der Offenbarung durch Bezugnahme). Deshalb bedurfte die weitere und auch von der Patentinhaberin ihrer hilfsweisen Verteidigung zugrunde gelegte Frage eines möglichen Prioritätsdisclaimers der Beantwortungin der vorliegenden Konstellation einer gleichzeitig vorliegenden uneigentlichen Erweiterung des Inhalts der Anmeldung.

Der 4. Senat bejahte die Möglichkeit abweichend zur Entscheidung „Bildprojektor“ (GRUR-RR 2013, 500) und verwies darauf, dassbereits dort eine Differenzierung zugrunde gelegt worden sei und vorliegend abweichend zu jener Fallkonstellation der Offenbarungsmangel nicht ausschließlich die Prioritätsschrift und damit den Zeitrang betreffe, sondern den gleichzeitigen Angriff und Bestand des Patents im Hinblick auf eine uneigentliche Erweiterung der Anmeldung und eine damit verbundene „unentrinnbare Falle“, während die Anerkennung eines nur die Priorität betreffenden Disclaimers nur dazu dienen könne, dem Patentinhaber – je nach entgegengehaltenem Stand der Technik– eine Wahlmöglichkeit zu eröffnen, die Priorität unter Verzicht auf das den Patentanspruch einschränkende Merkmal in Anspruch zu nehmen und sich damit für einen weiter gefassten Anspruch mit günstigerem Zeitrang zu entscheiden – oder auf den Zeitrang der Priorität zu verzichten und sich für einen enger gefassten Anspruch mit dem ungünstigeren Zeitrang der Anmeldung zu entscheiden.Der Senat sehe deshalb in der vorliegenden Entscheidung keinen Widerspruch, sondern eine gerechtfertigte Differenzierung zu der Entscheidung „Bildprojektor“.

Der Senat stellte folgende Leitsätze auf:

1- 3 siehe Beitrag Zigarettenpackung Teil 1

4. Der Senat sieht es als folgerichtig an, dass in den o. g. Fällen bei gebotener modifizierter Prüfung auf erfinderische Tätigkeit, welche die Prioritätsfrage einschließt, auch die Inanspruchnahme der Priorität einer früheren Anmeldung zulässig ist, welche die Merkmale des verteidigten Anspruchs mit Ausnahme der uneigentlichen Erweiterung offenbart und insoweit prioritätsbegründend ist.

Konsequenz

Lesen Sie dazu auch den Beitrag “Uneigentliche Erweiterung und Prioritätsdisclaimer – BPatG Zigarettenpackung Teil 1” von Rainer Engels.

Die vom Senat gefolgte Möglichkeit eines sog. Prioritätsdisclaimers und Differenzierung wird auch den BGH beschäftigen, da sich das Verfahren in der Berufung beim X. Senat (X ZR 158/18) befindet. Das Ergebnis bleibt mit Spannung abzuwarten.

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