Uneigentliche Erweiterung – Rechtsfolgen für die Sachprüfung – BPatG Zigarettenpackung Teil 1

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Der im Falle eines Nichtigkeitsangriffs wegen unzulässiger Erweiterung des Inhalts der Anmeldung mögliche Rechtserhalt eines Streitpatents bei nicht ursprünglich offenbarten einschränkenden Merkmalen (uneigentliche Erweiterung) führt entgegen der Rspr. Der Beschwerdekammern des EPA nicht zwangsläufig zu unentrinnbaren Falle nach Art. 123 II, III EPÜ und zur Nichtigkeit des angegriffenen Patents, da nach der Rechtsprechung des BGH im Rahmen einer(inzidenten) zusätzliche Prüfung der Patentfähigkeit des verteidigten Anspruchs unter Wegfall des ursprünglich nicht offenbarten einschränkenden Merkmals der Erhalt des Patents erzielt werden kann, wenn sich die so geprüfte (weitere) Fassung ohne das einschränkende Merkmal als patentfähig erweist.

Der Senat nahm den Fall zum Anlass, die insoweit bisherige ungeklärte Frage zu untersuchen, wie die in der Rspr. des BGH modifizierte Prüfung einer sog. „uneigentlichen Erweiterung“ rechtssystematisch einzuordnen ist; ferner ob es nicht doch einer geänderten Fassung des Patentanspruchs durch Aufnahme eines sog. Rettungsdisclaimers bedarf.

Da sich dieselbe Frage der Folgen einer uneigentlichen Erweiterung auch im Rahmen der Beanspruchung der vom Streitpatent in Anspruch genommenen Prioritäten  stellte, führte der Senat auch seine Rspr. zum sog. Prioritätsdisclaimer“ (GRUR-RR 2013, 500 – Bildprojektor) weiter; siehe hierzu Beitrag BPatG Zigarettenpackung Teil 2.

Entscheidung

Urt. v. 22.08.2018, 4 Ni 10/17 (EP) Zigarettenpackung (Leitsätze in CIPR 2018, 103; BlPMZ 2018, 327)

Relevante Rechtsnormen

Art. II § 6 I Nr. 3 , Nr. 4 IntPatÜG; Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ , Art. 123 II, III EPÜ

Sachverhalt

Der 4. Senat des BPatG hatte bei einem wegen des Nichtigkeitsgrunds der unzulässigen Erweiterung des Inhalts der Anmeldung angegriffenen EP-Patents die Frage zu beantworten, ob ein Merkmal des geltenden Anspruchs bereits in den Anmeldeunterlagen offenbart war und wenn nein, ob es ich um eine Einschränkung, also ein die Lehre konkretisierendes Merkmal , oder um eine technische Anweisung handelt, welche die Lehre des Anspruchs zu einer andere Lehre, einem Aliud macht.

Konkret geschützt durch PA 1 war, eine Zigarettenpackung mit u.a. einem Haupt- , zwei Seitenflügeln, Endlaschen und einer Zarge, welche – wie abgebildet – einstückig gebildet werden kann undvon einem flexiblen Sperrblatt umhüllt ist, welches verklebt und abgedichtet wird. Der Kern der erfindungsgemäßen Lehre bestand darin, dass nach dem kennzeichnenden Teil (Merkmal 1.E) alle versiegelten Nähte wenigstens teilweise über einem Teil der Zarge liegen mussten. Bezweckt war damit eine vereinfachte und verbesserte Verklebung des Sperrblatts zu gewährleisten.

Problematisch erwies sich, dass die Forderung nach Merkmal 1.E nicht mit der Lehre sämtlicher Ausführungsbeispiele in Einklang zu bringen war, woraus die Klägerin ein anderes Verständnis der Merkmals und eine weitere Fassung des Anspruchs ableiten wollte. Der Senat verwies aber im Rahmen der Auslegung darauf, dass ausnahmsweise, unter zulässiger Berücksichtigung der Patenthistorie (so BGHZ 194, 107 – Polymerschaum zum Nichtigkeitsverfahren unter Hinweis auf BGHZ 189, 330 – Okklusionsvorrichtung; GRUR 2010, 602 – Gelenkanordnung, jeweils zum Verletzungsverfahren) der vermeintliche Widerspruch dahingehend aufzulösen war, dass diese Ausführungsbeispiele nur der Erläuterung eines ursprünglich weiter gefassten Patentanspruch 1 zuzuordnen seien und trotz der beschränkend geänderten Lehre im Erteilungsverfahren nur nicht gestrichen worden waren (vgl. hierzu und zur Auslegung unter Einbeziehung der Patenthistorie den Beitrag v. 19.9.2018 Polsterumfomungsmaschine).

Zugleich stellte der Senat fest, dass der ursprünglichen Anmeldung eine nach Merkmal 1.E beschränkte Lehre nicht als erfindungsgemäß offenbart zu entnehmen war, auch wenn bei einzelnen Ausführungsbeispielen tatsächlich, aber als zufällig und nicht erfindungsgemäß  Merkmal 1.E offenbart war. Der Senat sah hierin in Abgrenzung zu den Voraussetzungen eines Aliuds nur eine konkretisierende und keine andere technische Lehre begründet.

Bisherige Rechtssprechung

Nach st. Rspr. des BGH in der Entscheidung „Winkelmesseinrichtung“ (GRUR 2011, 40) zum Einspruchsverfahren und dem Widerrufsgrund des § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG wie auch zum Nichtigkeitsverfahren (BGH GRUR 2011, 1003 – Integrationselement) beim nationalen Patent, aber auch dem folgend zum EP-Patent (BGH GRUR 2015, 573 – Wundbehandlungsvorrichtung) und dem Nichtigkeitsgrund nach Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG, ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nach seiner Rspr. zum Nichtigkeitsverfahren (GRUR 2001, 140 – Zeittelegramm) die Nichtigerklärung des Patents des Weiteren vermieden werden kann, wenn die Einfügung eines in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht offenbarten Merkmals zu einer bloßen Einschränkung des angemeldeten Gegenstands führt. In solchen Fällen sei den berechtigten Interessen der Öffentlichkeit Genüge getan, wenn das einschränkende Merkmal im Patentanspruch verbleibe und zugleich dafür Sorge getragen werde, dass im Übrigen, also was die Entstehung von Patentrechten anbelange, keine Rechte aus der Änderung hergeleitet werden könnten (§ 38 S. 2 PatG). Es sei lediglich notwendig, die Erkenntnisse, die erst die nachträgliche Änderung vermittele, nicht zur positiven Beantwortung der Frage ihrer Patentfähigkeit heranzuziehen (GRUR 2001, 140 – Zeittelegramm).

Ob wegen dieser Notwendigkeit ein entsprechender erläuternder Hinweis im Patent erforderlich sein kann, hat der BGH in der Entscheidung „Zeittelegramm“ (GRUR 2001, 140) im Hinblick auf die dortige Prozesssituation einer erledigten Hauptsache noch dahinstehen lassen, in jüngerer Rspr. jedoch für das Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren dahingehend beantwortet, dass es insoweit keiner Klarstellung in den Ansprüchen oder in der Patentschrift bedürfe, eine solche aber auch nicht grundsätzlich zu beanstanden sei. So wird in der Entscheidung „Winkelmesseinrichtung“ (GRUR 2011, 40) ausgeführt, dass ein Zusatz dieser Art weder im Hinblick auf künftige Verletzungsverfahren erforderlich sei, noch um sicherzustellen, dass der Patentinhaber aus den in Rede stehenden Merkmalen Rechte nicht herleite. Diese Rechtsfolge ergebe sich bereits aus dem Gesetz und sei auch ohne entsprechenden Hinweis in der Patentschrift in jedem nachfolgenden Nichtigkeitsverfahren zu beachten. Der ausdrücklichen Erwähnung dieses Umstands in der Patentschrift könne deshalb keine rechtsgestaltende, sondern allenfalls eine klarstellende Funktion zukommen (BGH GRUR 2011, 40 – Winkelmesseinrichtung).

Entscheidungsgründe

Der 4. Senat verwies darauf, dass hinsichtlich einer derart beschränkten Angreifbarkeit von Offenbarungsmängeln, welche einschränkende Merkmale betreffen, bisher ungeklärt sei, ob die Forderung nach der Bewertung der Patentfähigkeit in diesem Zusammenhang das Resultat einer bereits teleologisch restriktiven Auslegung des Tatbestands und der Sachprüfung des Nichtigkeitsgrunds nach Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG (bzw. § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) sei oder ob sie nur die (gesetzlich modifizierte) Rechtsfolge für eine sonstige Sachprüfung auf fehlende Patentfähigkeit wiedergebe, sei es – quasi als Rechtsreflex – im Rahmen eines gleichzeitigen oder – als Rechtsfolgenausspruch – auch eines zukünftigen Angriffs auf das Patent wegen fehlender Patentfähigkeit, bei welchem für diese Sachprüfung das betreffende Merkmal insoweit außer Betracht zu lassen ist, als es zur Stützung der Patentfähigkeit nicht herangezogen werden darf.

Vorzugswürdig erscheine eine Sichtweise, welche bereits von einer einschränkenden Anwendung des Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG und danach stets – im Rahmen dieses Tatbestands – erforderlichen (inzidenten) Prüfung der Patentfähigkeit ausgeht, welche darüber entscheidet, ob der Angriff auf unzulässige Erweiterung des Inhalts der Anmeldung erfolgreich oder zurückzuweisen ist; und zwar völlig losgelöst davon, ob gleichzeitig ein Angriff auf fehlende Patentfähigkeit erfolgt oder nicht.

Damit seien Anspruchsvoraussetzungen und Rechtsfolgen eines derartigen Angriffs eindeutig bestimmt, insb. auch in Fällen eines isolierten Angriffs, bei dem ansonsten nicht nur die Tenorierung fraglich sei, sondern auch die Urteils- und Rechtswirkungen für die zukünftige Prüfung einer Patentfähigkeit verbindlich gestaltet und festgelegt werden müssten. Eine entsprechende Rechtsfolge ergäbe sich eben nicht – wie vom BGH angenommen – „aus dem Gesetz“ und wäre auch nicht – wie gefordert – „ohne entsprechenden Hinweis in der Patentschrift“ in jedem nachfolgenden Nichtigkeitsverfahren zu beachten, so z. B. insb. bei einer erneuten Nichtigkeitsklage eines anderen Klägers. Damit würde einem „Disclaimer“ aber zugleich auch nicht nur eine „allenfalls klarstellende Funktion“ zukommen, wie in der Rspr. des BGH angenommen (GRUR 2011, 40 – Winkelmesseinrichtung), sondern diesem könnte dann eine rechtsgestaltende Wirkung nicht mehr abgesprochen werden, welche auch im Urteilstenor und im Streitpatent als Ausdruck einer rechtsgestaltenden Beschränkung körperlich seinen Niederschlag finden müsste, um in jedem nachfolgenden Nichtigkeitsverfahren Beachtung finden zu können.

Ferner spreche nach Ansicht des Senats viel dafür, im Rahmen der ergänzenden Beurteilung eines möglichen Rechtsbestands eines wegen unzulässiger Erweiterung des Inhalts der Anmeldung angegriffenen Streitpatents bei sog. uneigentlicher Erweiterungen nicht nur eine korrigierende zusätzliche Prüfung der Patentfähigkeit vorzunehmen, sondern auch die weiteren Nichtigkeitsgründe einzubeziehen, insb. die Frage, ob hierdurch erst eine Ausführbarkeit der in den Anmeldeunterlagen nur allgemein offenbarten Lehre geschaffen wurde.

Letztlich stelle sich sogar die Frage, ob nicht – vergleichbar der erweiterten Zulässigkeitsprüfung bei Anspruchsänderungen erteilter Patente – auch Zulässigkeitsaspekte von Bedeutung sein können, welche über die Nichtigkeitsgründe hinausgehen. Denn bei der zusätzlichen Prüfung auf Patentfähigkeit unter Wegfall des ursprünglich nicht offenbarten einschränkenden Merkmals werde ein Anspruch geprüft, der noch nicht Gegenstand der Prüfung im Erteilungsverfahren war. Danach spreche viel dafür, dass nur so letztlich der Forderung ausreichend Rechnung getragen werden könne, dafür Sorge zu tragen, dass hinsichtlich der Entstehung von Patentrechten keine Rechte aus der unzulässigen Erweiterung hergeleitet werden können.

Der Senat stellte folgende Leitsätze auf:

  1. Der im Falle eines Nichtigkeitsangriffs wegen unzulässiger Erweiterung des Inhalts der Anmeldung nach Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG (bzw. § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) mögliche Rechtserhalt eines Streitpatents bei nicht ursprünglich offenbarten einschränkenden Merkmalen (uneigentliche Erweiterung) ist Resultat einer bereits teleologisch restriktiven Auslegung des Tatbestands und erfordert insoweit die in der Rechtsprechung (BGH GRUR 2011, 40 – Winkelmesseinrichtung; GRUR 2015, 573 – Wundbehandlungsvorrichtung) geforderte (inzidente) korrigierende zusätzliche Prüfung der Patentfähigkeit des verteidigten Anspruchs unter Wegfall des ursprünglich nicht offenbarten einschränkenden Merkmals, und zwar losgelöst davon, ob ein Angriff wegen mangelnder Patentfähigkeit im Rahmen derselben Nichtigkeitsklage erfolgt ist.
  2. Es spricht viel dafür, im Rahmen der ergänzenden Beurteilung eines möglichen Rechtsbestands eines wegen unzulässiger Erweiterung des Inhalts der Anmeldung angegriffenen Streitpatents bei sog. uneigentlicher Erweiterungen nicht nur eine korrigierende zusätzliche Prüfung der Patentfähigkeit vorzunehmen, sondern auch die weiteren Nichtigkeitsgründe und darüber hinausgehende Zulässigkeitsaspekte einzubeziehen.
  3. Aus Gründen der Rechtssicherheit erscheint es sinnvoll, die uneigentliche Erweiterung im Patentanspruch durch einen entsprechenden Zusatz („Disclaimer“) zu kennzeichnen.

4. (siehe Beitrag Zigarettenpackung Teil 2)

Konsequenz

Lesen Sie dazu auch den Beitrag “Uneigentliche Erweiterung und Prioritätsdisclaimer – BPatG Zigarettenpackung Teil 2” von Rainer Engels.

Die vom Senat geforderte ergänzende Prüfung im Rahmen des Angriffs auf unzulässige Erweiterung des Inhalts der Anmeldung fiel zugunsten des Patentinhabers aus, soweit das Patent beschränkt verteidigt worden war. Dies führte nur zum Teilerfolg der Klage, wobei der Senat sich auch nicht gehindert sah, jenseits der Frage einer dogmatischen Notwendigkeit bereits im Hinblick auf den Aspekt der Rechtssicherheit eine Fassung mit „Disclaimer“ als vorzugswürdig anzusehen und zu akzeptieren, zumal der BGH in seinem Urt. v. 19.07.2016, X ZR 36/14 ebenfalls die so verteidigte Fassung mittels Disclaimer bevorzugt hat. Demgemäß erfolgte die Tenorierung: „“… nichtig erklärt, soweit es über folgende Fassung hinausgeht und in der aus dem Merkmal „that all of the sealed seams overlie at least partly a part of the frame“ keine Rechte hergeleitet werden können. Das Verfahren befindet sich in der Berufung beim X. Senat (X ZR 158/18), dessen Ergebnis mit Spannung abzuwarten bleibt.

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