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Zum Urteil
25 W (pat) 112/14
Relevante Rechtsnormen
§ 3(2) Nr. 2 MarkenG
Sachverhalt und Bisherige Rechtsprechung
Das Verfahren betrifft einen Antrag auf Schutzentziehung gegen die Warenformmarke der Kaffeekapsel von Nespresso, der sich auf u.a. auf §3(2) Nr. 2 MarkenG stützt. Im Register ist die IR Marke IR 763 699
mit Schutz für Deutschland für folgende Waren eingetragen:
Coffee, coffee extracts and coffee-based preparations; coffee substitutes and artificial coffee extracts; tea, tea extracts and tea-based preparations; cocoa and cocoa-based preparations, chocolate, chocolate goods, confec-tioneries, sweet goods; sugar; natural sweeteners; bakery products, bread, yeast, pastry articles; biscuits, cakes, desserts, puddings; edible ices, powders, binders and binding agents for making edible ices (ice cream); honey and honey substitutes; cereals for breakfast, rice, farina-ceous pastes, rice, flour or cereal-based foodstuffs, also as cooked dishes; sauces; seasonings and food flavourings (other than essential oils), salad dressings, mayonnaise.
Der Antrag auf Schutzentziehung richtet sich jedoch nur gegen folgende Waren:
coffee, coffee extracts and coffee based preparations; coffee substitutes and artificial coffee extracts.
Nachdem der 25. Markensenat des Bundespatentgerichts in kürzerer Zeit bereits einige Entscheidungen zu Warenformmarken treffen musste, ist dies die aktuell jüngste Entscheidung zu dieser sich aktuell im Fluss befindlichen Rechtsthematik. Nachdem der I. Senat des BGH kürzlich einige dieser Entscheidungen aufgehoben hat (z.B. BGH GRUR 2017, 1262-1265 – „Schokoladenstäbchen III“, BGH I ZB 4/17 – („Schokoladentafelverpackung“, Urteilsbegründung noch nicht verfügbar), BGH I ZB 3/17 („Traubenzuckertäfelchen“, Urteilsbegründung noch nicht verfügbar)), hat diese Entscheidung jedoch das Potential, die zugelassene Rechtsbeschwerde zu überstehen, ohne aufgehoben zu werden. Ein Grund ist die hinter §3(2) Nr. 2 MarkenG stehende Dogmatik der Markenrichtlinie (derzeit noch anwendbar: 2015 (EU) 2015/2436), dessen Ziel es ist, den absichtlich zeitlich beschränkten Patent- und Gebrauchsmusterschutz für technische Erfindungen durch einen theoretisch unbeschränkten Schutz über den Umweg des Markenrechts zu umgehen. So schließen es die Bestimmungen des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im öffentlichen Interesse aus, dass der Inhaber des Markenrechts technische Lösungen für sich monopolisiert und dadurch Mitbewerber daran hindern kann, ihre Ware mit diesen technischen Lösungen zu versehen. Dieses Schutzhindernis ist auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwindbar. Während bei der vorliegenden Kaffeekapsel Patentschutz erlangt wurde, war in den genannten aufgehobenen Entscheidungen eine Umgehung des Patentschutzes mangels einer patentierbaren Lehre nicht ersichtlich.
Im Einklang mit dieser Dogmatik hat der EuGH entschieden, dass Patente von dem Gegenstand der Warenformmarke herangezogen werden dürfen, um die Technizität der wesentlichen Merkmale des Zeichens nachzuweisen (EuGH Yoshida C – 337/12 P bis C – 340/12 P Rn. 49). Für die Markensenate wird somit das Auffinden und der Nachweis von technischen Merkmalen erleichtert. Dies ist insbesondere auch vor dem Wortlaut des § 3(2) Nr. 2 MarkenG relevant, der fordert, dass jedes (wesentliche) Merkmal technisch bedingt sein muss. D.h., ein einziges wichtiges, also für die Form bedeutsames, nichtfunktionelles Element, das z.B. dekorativ oder phantasievoll ist, führt aus dem Schutzhindernis des § 3(2) Nr. 2 MarkenG heraus.
Von der Möglichkeit, Patentschriften zum Nachweis einer technischen Funktion von Merkmalen des Warenzeichens heranzuziehen, machte der entscheidende Senat vorliegend auch gebraucht, indem er auf die Patentschriften DE 27 52 733 und EP 0 554 469 zurückgriff.
Entscheidungsgründe
Der § 3(2) Nr. 2 MarkenG ist bei Warenformmarken anwendbar, die nur die Verpackung von Waren, nicht jedoch die Ware selber zeigen, wenn die Ware aufgrund ihrer eigenen Beschaffenheit keine eigene Form aufweist, sondern vielmehr die Form der Verpackung annimmt. Dies gilt beispielsweise für Waren, die eine körnige, pudrige oder flüssige Konsistenz aufweisen. In einem solchen Fall ist die Verpackung der Ware der Ware gleichzusetzen.
Als wesentliche Elemente des vorliegenden Markenzeichens sieht der erkennende Senat 1. zwei aufeinander platzierte Kegelstümpfe (auch als Doppelkonus bezeichnet) und 2. ein auf der unteren bzw. auf einer Seite den größeren Kegelstumpf umgebenden, nach außen verlaufender Ring, ähnlich einer Hutkrempe (sogenannter Flansch). Dass 3. die Kapsel bei der Darstellung im oberen Bereich plan abgeschlossen ist (versehen mit einem schwarzen Punkt oder einer punktförmigen Vertiefung) und 4. die Kapsel im unteren, dem mit umlaufendem Ring versehenen Kapselbereich eine geringe nach unten gehende Wölbung aufweist, wird nicht als wesentliches Merkmal, sondern nur als geringfügiges, willkürliches Merkmal erkannt. Nach ständiger Rechtsprechung führt das Vorhandensein eines oder mehrerer geringfügiger willkürlicher Elemente in einem Zeichen, bei dem alle wesentlichen Merkmale durch die technische Lösung bestimmt werden, der dieses Zeichen Ausdruck verleiht, nicht aus dem Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG hinaus. Dies sei jedoch insoweit unerheblich, als dass auch die Merkmale 3.) und 4.) eine technische Funktion erfüllen.
Die Form des Doppelkonus (1.) bzw. der beiden aufeinander gesetzten Kegelstümpfe diene nach der Patentschrift dem technischen Zweck, eine verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen ein Verbeulen der Kapsel (insbesondere beim erfindungsgemäßen Perforieren der Kapsel durch den dafür vorgesehenen Dorn) zu erreichen und ein Entfernen der Kapsel aus der Maschine zu erleichtern.
Der Flansch (2.) diene der Festigkeit und Stabilität des Kapselkorpus selbst und helfe, wie aus der Beschreibung in der Patentschrift DE 27 52 733 (Zeile 10 ff.) hervorgeht, bei ihrer Verwendung in einer Getränkemaschine beim Einspannen der Kapsel und gibt ihr den erforderlichen Halt vor einem Verschieben der Kapsel.
Der deckelartige Abschluss an dem oberen Ende der Kapsel (3.) erfülle ebenfalls eine technische Funktion. Diese Ausnehmung ist in den Patentansprüchen (Patentanspruch Nr. 4) der Patentschrift DE 27 52 733 aufgeführt. Der Boden der Ausnehmung werde dort als geschwächt beschrieben. Nach der Beschreibung des Brühvorgangs werde in diese Ausnehmung ein Dorn der Kaffeemaschine eingeführt und dadurch die Oberseite der Kaffeekapsel perforiert, währenddessen eine Dichtung in die Ausnehmung der Patrone eingeführt werde. Zudem führe die plane Gestaltung des Deckels dazu, dass die Kapsel auch auf dieser Seite stehen kann.
Dass die heutigen Kaffeemaschinen, die die Kapseln verwenden, keinen Dorn mehr aufweisen, der in die Ausnehmung einsticht führt jedoch nicht aus dem Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG hinaus, da auch ein technisches Merkmal für eine überholte Technik weiterhin technisch bedingt bleibt. Zudem kann nicht davon ausgegangen werden, dass nicht auch noch ältere Kaffeemaschinen in Gebrauch sind, die einen solchen Dorn aufweisen.
Auch die kaum wahrnehmbare Wölbung am unteren Ende der Kaffeekapsel (4.) erfülle eine technische Funktion. Diese sei dem in der Kapsel herrschenden Innendruck geschuldet, der nach dem Befüllen und Verschließen der Kapsel durch das Ausgasen des Kaffeepulvers entsteht.
Somit erfüllen alle technischen Merkmale des Markenzeichens eine technische Funktion. Der Marke sei somit aufgrund des Schutzhindernisses des §3(2) Nr. 2 MarkenG der Schutz für die verfahrensgegenständlichen Waren in der Bundesrepublik Deutschland zu entziehen.
