Keine zweite Chance – nachgebessertes FRAND-Angebot im Verfügungsverfahren

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Die marktbeherrschende Antragstellerin ist Inhaberin eines standardessentiellen Patents und hat sich gegenüber der Standardisierungsorganisation dazu verpflichtet, jedem Dritten eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu gewähren.

Zum Urteil

OLG Düsseldorf, I-15 U 41/17, Beschluss vom 29.06.2017, (unveröff.)

Relevante Rechtsnormen

§§ 937 Abs. 1, 943 Abs. 1, 802 ZPO; §§ 935, 940 ZPO, Art. 102 AEUV

Sachverhalt

Wegen Verletzung des Patents nahm die Antragstellerin die Antragsgegnerin in einem Hauptsacheverfahren u. a. auf Unterlassung in Anspruch. Mit Urteil vom 03.11.2015 verurteilte das Landgericht die Antragsgegnerin in diesem Hauptsacheverfahren antragsgemäß. Den von der Antragsgegnerin erhobenen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand hielt es für unbegründet, da (jedenfalls) die Antragsgegnerin die ihr nach der EuGH-Entscheidung „Huawei/ZTE“ gem. Art. 102 AEUV obliegenden Verpflichtungen nicht erfüllt habe. Auf die Berufung der Antragsgegnerin hin hob das Oberlandesgericht das landgerichtliche Urteil auf und wies die Klage als derzeit unbegründet ab, weil die Antragstellerin ihrer – vorrangig zu prüfenden – Pflicht, der Antragsgegnerin ein Angebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten weder durch die vorprozessualen noch mittels der im Prozess unterbreiteten Angebote nachgekommen war. Nach den Feststellungen im Berufungsurteil vom 30.03.2017 stellte sich das der Antragsgegnerin unterbreitete Angebot vielmehr als Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot des Art. 102 S. 2 c) AEUV dar. Die der Antragsgegnerin angebotenen Konditionen unterschieden sich ohne sachlichen Grund erheblich von den Bedingungen, die mit einem anderen vergleichbaren Lizenznehmer vereinbart worden waren.

Gegen das Berufungsurteil des Hauptsacheverfahrens legte die Antragestellerin am 03.05.2017 Revision ein. (Spätestens) Am selben Tag beantragte sie beim Oberlandesgericht den Erlass einer einstweiligen Unterlassungsverfügung. Die Dringlichkeit ihres Begehrens folge daraus, dass die Antragsgegnerin auf ein nach Verkündung des Berufungsurteils im Hauptsacheverfahren unterbreitetes neues Angebot, welches die Entscheidung des Oberlandesgerichts berücksichtige und FRAND-gemäß sei, nicht binnen einer angemessen Frist reagiert habe. Es sei ihr nicht zuzumuten, das Ergebnis ihres gegen das Berufungsurteil eingelegten Rechtsmittels abzuwarten.

Bisherige Rechtsprechung

Nach der Rechtsprechung des EuGH missbraucht der Inhaber eines für einen von einer Standardisierungsorganisation normierten Standard essenziellen Patents, der sich gegenüber dieser Organisation unwiderruflich verpflichtet hat, jedem Dritten eine Lizenz zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien (FRAND-)Bedingungen zu erteilen, seine marktbeherrschende Stellung nicht i.S.d. Art. 102 AEUV dadurch, dass er eine Patentverletzungsklage auf Unterlassung oder Rückruf erhebt, wenn er (1.) den angeblichen Verletzer vor Erhebung der Klage auf die Patentverletzung, die ihm vorgeworfen wird, hingewiesen hat, und er (2.), nachdem der angebliche Patentverletzer seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, dem Patentverletzer ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu diesen Bedingungen unterbreitet und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung angegeben hat und (3.) dieser Patentverletzer, während er das betreffende Patent weiter benutzt, auf dieses Angebot nicht mit Sorgfalt, gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben, reagiert (EuGH, GRUR 2015, 764 – Huawei/ZTE).

Kommt der Patentinhaber seinen Verpflichtungen insoweit nicht nach, ist sein Anspruch auf Unterlassung und/oder Rückruf gerichtlich nicht durchsetzbar. Die genannten Ansprüche sind aufgrund des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes zwar nicht dauerhaft ausgeschlossen, ihnen steht jedoch eine dilatorische Einrede entgegen so lange die bestehenden Obliegenheiten vom Inhaber des standardessentiellen Patents nicht erfüllt werden (OLG Düsseldorf, I-15 U 66/15, Urteil vom 30.03.2017).

Der Erlass einer einstweiligen Verfügung setzt gemäß §§ 935, 940 ZPO voraus, dass sie notwendig ist, um die Vereitelung oder wesentliche Erschwerung der Rechtsverwirklichung zu verhindern oder wesentliche Nachteile für den Antragsteller abzuwenden. Es bedarf mithin eines Verfügungsgrundes. Entscheidend hier ist, ob es dem Antragsteller nicht zugemutet werden kann, ein Hauptsacheverfahren durchzuführen und in diesem auf den Erlass eines Vollstreckungstitels zu warten. Dies ist zu bejahen, wenn sein Begehren dringlich ist, der Rechtsbestand des Patents hinreichend gesichert ist und die Abwägung der (übrigen) schutzwürdigen Interessen der Parteien unter Berücksichtigung aller Umstände zugunsten des Antragstellers ausfällt (OLG Düsseldorf, I-15 U 4/17, Beschluss vom 298.06.2017; OLG Düsseldorf, BeckRS 2016, 03306 – Ballonexpandierbare Stents; OLG Karlsruhe GRUR-RR 2015, 509 – Ausrüstungssatz; OLG Karlsruhe GRUR-RR 2009, 442 – Vorläufiger Rechtsschutz).

Dringlichkeit erfordert, dass der Antragsteller mit der Einleitung des einstweiligen Verfügungsverfahrens nicht ungebührlich lange zugewartet und hierdurch zu erkennen gegeben hat, dass er seine Rechte nur zögerlich verfolgt und eines umgehenden Verbots tatsächlich nicht bedarf (BGH GRUR 2000, 151 – Späte Urteilsbegründung; OLG Düsseldorf, I-15 U 4/17, Beschluss vom 29.06.2017; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2013, 236 – Flurpirtin-Maleat). Wann Dringlichkeit zu verneinen ist, lässt sich nicht anhand fester Fristen, sondern nur unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände des Einzelfalles bestimmen (OLG Düsseldorf, BeckRS 2014, 01174). Sobald der Antragsteller positive Kenntnis von den Umständen der Schutzrechtsverletzung erlangt hat, ist er regelmäßig gehalten, seine Ansprüche zügig und ohne Nachlässigkeit zu verfolgen. Diese Kenntnis ist vorhanden, wenn ihm sämtliche Tatsachen, die eine Schutzrechtsverletzung begründen, und die Person des Verantwortlichen zuverlässig bekannt sind (OLG Düsseldorf, BeckRS 2014, 01174).

Vom Zeitpunkt der Kenntniserlangung an hat sich der Antragsteller unverzüglich darüber klar zu werden, ob er gegen den Verletzungstatbestand vorgehen will, und im Anschluss daran ohne zeitliche Verzögerung alles Notwendige zu tun, um den Sachverhalt in einer solchen Weise aufzuklären und aufzubereiten, dass er mit Aussicht auf Erfolg ein gerichtliches Verfahren auf vorläufigen Rechtsschutz anstrengen kann (OLG Düsseldorf, I-15 U 4/17, Beschluss vom 29.06.2017; OLG Düsseldorf BeckRS 2014, 01174; OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2015, 509 – Ausrüstungssatz). Dabei steht der Zeitraum, den der Antragsteller zur Vorbereitung eines erfolgversprechenden Verfügungsantrags für die sorgfältige Ermittlung des Sachverhalts und die Beschaffung geeigneter Glaubhaftmachungsmittel benötigt, der Dringlichkeit nicht entgegen, solange er die erforderlichen Schritte jeweils zielstrebig in die Wege leitet und zu Ende führt (OLG Düsseldorf, BeckRS 2016, 03306 – Ballonexpandierbare Stents; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2013, 236 – Flupirtin-Maleat).

Zuständig für den Erlass einer einstweiligen Verfügung ist gem. §§ 942 Abs. 1 Alt. 2, 937 ZPO das Gericht der Hauptsache. Dies ist das Berufungsgericht, sobald gegen ein erstinstanzliches Urteil Berufung eingelegt und über diese noch nicht rechtskräftig entschieden bzw. noch keine Revision eingelegt ist. Danach besteht wieder die sachliche Zuständigkeit der ersten Instanz (BGH WM 1976, 134; OLG Hamm, BeckRS 2012, 09702; OLG Karlsruhe, GRUR 1980, 314 – Kunststoffschubkästen). Eine einmal gegebene Zuständigkeit des Berufungsgerichts besteht gem. § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO fort (OLG Karlsruhe, GRUR 1980, 314 – Kunststoffschubkästen).

Entscheidungsgründe

Das Oberlandesgericht ist als Gericht der Hauptsache gem. §§ 942 Abs. 1 Alt. 2, 937 ZPO zuständig, obgleich die Revision der Antragstellerin in dem Hauptsacheverfahren und der Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung (spätestens) am selben Tag bei den Gerichten eingingen. Im Wege des zur Bestimmung der Zuständigkeit zulässigen Freibeweises war nämlich festzustellen, dass der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung jedenfalls einige Stunden vor Revisionseinlegung beim Oberlandesgericht eingereicht worden war. Infolge des uneingeschränkt geltenden Prioritätsprinzips kommt es auf die genauen Zeitpunkte (Uhrzeit) der Anhängigkeit des Verfügungsantrages einerseits und der Revisionseinlegung andererseits an und nicht nur auf das Datum.

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung war mangels (zeitlicher) Dringlichkeit zurückzuweisen. Der Antragstellerin waren die Verletzungshandlungen seit 2014 bekannt; das neue Lizenzvertragsangebot datiert vom 14.04.2017. Das Verhalten der Antragstellerin erwies sich als zögerlich.

Dem Inhaber eines standardessentiellen Patents ist es zwar nicht verwehrt noch nach einem den Unterlassungsanspruch als derzeit unbegründet zurückweisenden Urteils die maßgeblichen Anforderungen zu erfüllen und so die materiellrechtlichen Voraussetzungen für die Durchsetzbarkeit seines Unterlassungsanspruchs zu schaffen. Im Gegenteil, derartiges bleibt Gegenstand seiner fortbestehenden kartellrechtlichen Verpflichtungen. Das Dringlichkeitserfordernis verlangt indes, dass der Inhaber des standardessentiellen Patents im Anschluss an die Kenntnisnahme von Verletzungshandlungen das erforderliche Lizenzierungsprocedere regelmäßig soweit vorantreiben muss, wie ihm das aus eigener Macht möglich ist. Der Patentinhaber muss daher nicht nur zeitnah nach Entdecken der Verletzungshandlung den Verletzungshinweis erteilen, sondern, nach der Lizenzbereitschaftserklärung des Benutzers ebenfalls zügig ein ordnungsgemäßes Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen unterbreiten. Unterlässt er dies, weil er entweder (in nicht dringlichkeitsschädlicher Zeit) gar kein Angebot abgibt oder weil das unterbreitete Angebot nicht FRAND ist, ist dem Gesuch die Dringlichkeit zu versagen; der Patentinhaber ist auf das Hauptsacheverfahren zu verweisen. Die Abgabe eines nicht FRAND-gemäßen Lizenzangebots liegt allein in der Sphäre des Patentinhabers. Er hat es selbst in der Hand, seinen kartellrechtlichen Pflichten nachzukommen und insbesondere ein diskriminierungsfreies Lizenzangebot zu unterbreiten. Verhält er sich jedoch zunächst pflichtwidrig, indem er ein nicht FRAND-gemäßes Angebot unterbreitet, kann er keine „Belohnung“ in dem Sinne erwarten, dass sein nachträgliches nunmehr (vermeintlich) pflichtgemäßes Handeln zu einem Wiederaufleben der Dringlichkeit führt.

Nichts anderes ergibt sich aus dem Umstand, dass das Berufungsurteil des Hauptsacheverfahrens das erste obergerichtliche Urteil nach der EuGH-Entscheidung „Huawei/ZTE“ ist, welches sich mit der FRAND-Konformität eines Lizenzangebots auseinandersetzt, und zahlreiche Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand derzeit noch nicht (höchstrichterlich) geklärt sind. Denn zum einen hatte der Senat mit Hinweisbeschluss vom 17.11.2016 darauf hingewiesen, dass die bis dahin der Gegenseite unterbreiteten Angebote allesamt als nicht FRAND, weil nicht „fair and reasonable“, eingestuft wurden. Zum anderen enthält das Berufungsurteil keine von der bisherigen Rechtsprechung abweichenden Grundsätze zu den inhaltlichen Anforderungen des in Art. 102 AEUV verankerten Diskriminierungsverbots. Auf die insoweit bestehenden Bedenken, die erst nach dem Hinweisbeschluss vom 17.11.2016 zutage getreten waren, hatte der Senat überdies in der letzten mündlichen Verhandlung am 16.02.2017 hingewiesen. Die Antragstellerin konnte mithin vom Berufungsurteil auch nicht überrascht werden. Eine Änderung der Sach- und Rechtslage ist nicht eingetreten.

Konsequenz

Ist ein bzw. das erste unterbreitete Lizenzangebot nicht FRAND, kann mittels eines zweiten (nachgebesserten) Angebots keine neue Dringlichkeit kreiiert werden. Der Unterlassungsanspruch kann allein deshalb nicht mehr im Eilverfahren geltend gemacht werden.

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