Verspätungsregime im Nichtigkeitsverfahren zu Lasten des Patentinhabers deutlich verschärft | BGH Photokatalytische Titandioxidschicht

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Lesen Sie dazu den Beitrag “Bringschuld des Patentinhabers für die Verteidigung von Unteransprüchen im Bestandsverfahren bestätigt | BGH Datengenerator” von Rainer Engels.

Anknüpfend an die Grundsätze zur Antragslage und -bindung bei Selbstbeschränkung eines im Bestandsverfahren angegriffenen Patents, wonach der BGH dem Patentinhaber die „Bringschuld“ zum Teilerhalt von Unteransprüchen auferlegt (siehe BGH GRUR 2017, 57 – Datengenerator), zieht der BGH nun wichtige weitere Konsequenzen im Hinblick auf die dem Patentinhaber obliegenden Prozessförderungspflichten und die Rechtzeitigkeit seines hierzu erforderlichen Sachvortrags und der Antragslage, insbesondere im Hinblick auf den qualifizierten Hinweis (ZB) nach § 83 PatG und folgert:

Verteidigt der Beklagte in der mündlichen Verhandlung vor dem Patentgericht das Streitpatent in einer geänderten Fassung, die Merkmalen eines zuvor gestellten Hilfsantrags weitere, einem geltenden Unteranspruch entnommene Merkmale hinzufügt, darf ein in der mündlichen Verhandlung vom Kläger vorgebrachtes neues Angriffsmittel gegen die Patentfähigkeit dieser technischen Lehre jedenfalls dann nicht als verspätet zurückgewiesen werden, wenn der qualifizierte Hinweis des Patentgerichts dem Beklagten Veranlassung gab, die in der mündlichen Verhandlung verteidigte Fassung des Patents bereits innerhalb der vom Patentgericht gesetzten Frist zu formulieren.

Zum Urteil

BGH/Urt/23.08.2016/ X ZR 81/14 (veröff. in GRUR 2016, 1143)

Relevante Rechtsnormen

§§ 82, 83 Abs 4 PatG; § 117 PatG; §§ 91a, 529 Abs 1 Nr 2 ZPO

Sachverhalt

Der BGH hatte im Berufungsverfahren im Rahmen einer übereinstimmenden Erledigterklärung nach §§ 121 Abs. 2 PatG i.V.m. 91a ZPO über die Erfolgsaussichten der Klage und darüber zu entscheiden, ob in erster Instanz eine in der mündlichen Verhandlung vom Kläger nachgereichte und für die fehlende Patentfähigkeit entscheidungserhebliche Schrift zum Stand der Technik zu Recht als verspätet nach § 83 Abs. 4 PatG zurückgewiesen worden war, obwohl der Patentinhaber trotz des für ihn negativen ZB selbst erst in der mündlichen Verhandlung einen weiteren Hilfsantrag unter Aufnahme von Merkmalen aus einem weiteren angegriffenen geltenden Unteransprüchen gestellt hatte. Der BGH zog die nicht beachtete Schrift des Klägers in seine Beurteilung als zulässiges neue Vorbringen in der Berufungsinstanz nach § 117 PatG i.V.m. § 529 Abs. 1 Nr. 2 ZPO ein, weil er die Zurückweisung durch das BPatG als verfahrensfehlerhaft ansah, da vielmehr der in der mündlichen Verhandlung gestellte Hilfsantrag des Patentinhabers als neues Verteidigungsmittel und als verspätet zurückzuweisen gewesen wäre.

Bisherige Rechtsprechung

Die vorliegende Entscheidung des BGH befasst sich erstmals mit der Frage, inwieweit dem Patentinhaber ein jederzeitiger Rückzug auf eine weitere Selbstbeschränkung in erster Instanz selbst dann verwehrt ist, wenn diese lediglich aus der Formulierung eines eingeschränkten Anspruchs besteht, dem einzelne Merkmale aus angegriffenen weiteren Ansprüchen hinzugefügt worden sind, was ebenso wie die Kombination von abhängigen Ansprüchen (hierzu BGH GRUR 2016, 365 – Telekommunikationseinrichtung) zulässig ist (zur Situation bei Teilnichtigkeitsklage BGH Urt. v. 1.3.2017, X ZR 10/15 – Ankopplungssystem), danach aber verspätet sein kann. Beide Fälle ordnet der BGH als eine Verteidigung des Patents in einer geänderten Fassung und als ein neues Verteidigungsmittel iS.v. § 117 PatG ein.

In der Instanzrechtsprechung des BPatG ist dies bisher anders gesehen worden, ausgehend von der auch vorliegend bestätigten Rspr. des BGH, dass der Kläger eines für ihn positiven ZB in der Regel keine Veranlassung hat, weitere Angriffsmittel vorzutragen (BGH GRUR 2013, 912 – Walzstraße), wie anderseits der Bekl. idR keinen Anlass hat, zusätzlich zu Hilfsanträgen, die dem ZB Rechnung tragen, vorsorglich weitere Hilfsanträge im Hinblick auf Angriffsmittel zu stellen, auf die das Gericht in seinem ZB nicht eingegangen ist oder die es als nicht aussichtsreich eingeschätzt hat (BGH GRUR 2014, 1026 – Analog-Digital-Wandler). Nach der Rspr des BPatG wurde allerdings bisher abweichend zu der vorliegenden Entscheidung differenziert, ob die Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung bzw. aus nicht angegriffenen Ansprüchen oder aber aus angegriffenen Ansprüchen erfolgt und im letztgenannten Fall immer als zulässig angesehen, da der Kläger stets Anlass für eine vorsorgliche Beschäftigung und Recherche mit angegriffenen Ansprüchen und ihren Merkmalen hat, deshalb keine Vertagung mit dem Wunsch weiterer Recherche verlangen kann (BPatG Urt. v. 12.3.2013, 4 Ni 13/11 – Dichtungsring).

Entscheidungsgründe

Auch die Verteidigung des Streitpatents nur mit einem geltenden Unteranspruch unter Wegfall eines übergeordneten Anspruchs ist eine Verteidigung des Patents in einer geänderten Fassung. Hat der Beklagte zuvor nicht jedenfalls hilfsweise geltend gemacht, dass die im Unteranspruch hinzutretenden Merkmale von Bedeutung für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit hinsichtlich der technischen Lehre dieses Unteranspruchs seien (d.h. der Gegenstand des Unteranspruchs mit der üblichen, etwas verkürzenden Formulierung “eigenständigen erfinderischen Gehalt” aufweise), handelt es sich bei der selbständigen Verteidigung des Gegenstands des Unteranspruchs um ein neues Verteidigungsmittel (BGH GRUR 2016, 365 – Telekommunikationsverbindung). Zwar kann die unterbliebene Zurückweisung dieses Hilfsantrags, die die Anschlussberufung als rechtsfehlerhaft rügt, im Berufungsverfahren nicht nachgeholt werden (BGH GRUR 2015, 976 Rn. 62 – Einspritzventil). Die Verteidigung des Streitpatents mit dem Hilfsantrag VII war aber ihrerseits verspätet, so dass der Klägerin, die auf den Hilfsantrag VII unmittelbar unter Berufung auf die D8 reagiert hat, das verspätete Vorbringen eines Angriffsmittels gegen den Gegenstand dieses Hilfsantrags nicht zur Last gelegt werden durfte.

Konsequenz

Mit dieser Entscheidung werden hinsichtlich der Rechtzeitigkeit des Vorbringens in erster Instanz in Bezug auf das Verspätungsregime des § 83 Abs. 4 PatG neue Maßstäbe gesetzt, die einhergehend mit der „Bringschuld“ des Patentinhabers, seine beschränkte Verteidigung einzelner Ansprüche kund zu tun (BGH GRUR 2016, 57 – Datengenerator), insbesondere zum Erhalt einzelner Unteransprüche eines oder mehrerer Anspruchsätze, nunmehr jede Form von Selbstbeschränkung einschließlich der isolierten Verteidigung einzelner Ansprüche dem Gebot der Rechtzeitigkeit unterstellt.

Hierbei wird gleichzeitig nach den Gründen des Urteils jede Verteidigung, die mit einer Änderung eines Anspruchs einhergeht (also auch das Hochziehen eines kompletten Unteranspruchs, nicht nur die Aufnahme oder Kombination (hierzu BGH GRUR 2016, 365 – Telekommunikationsentscheidung) weiterer Merkmale eines oder mehrere Unteransprüchen) als neues Verteidigungsmittel eingestuft, welche unter den Voraussetzungen des § 83 Abs. 4 PatG zurückgewiesen werden kann, mithin dem Fristenregime des § 83 Abs. 2 PatG untersteht, und zwar unabhängig davon, woher die Merkmale stammen.  Der Patentinhaber muss sich danach frühzeitig und im Zweifel abschließend entscheiden, welche Ansprüche er eingeschränkt und mit welchem Inhalt verteidigen will, wie er wegen BGH GRUR 2017, 57 – Datengenerator durch seinen Vortrag ebenso ungeänderte Unteransprüche in den Fokus isolierter Sachprüfung bringen kann und auch dies ein neues Verteidigungsmittel begründet. Ist dies aber so, verbleibt die interessante Frage, ob sich der Kläger und das Gericht von Beginn an und im ZB mit nicht vom Patentinhaber fokussierten Unteransprüchen beschäftigen muss oder sollte oder ob erst auf die Stellungnahme des Patentinhabers auf den ZB diese Pflicht auslöst, sofern jedenfalls nicht der Patentinhaber seinerseits bereits in der Klageerwiderung hierzu die Veranlassung gesetzt hat, insbesondere um auch die Selbstbeschränkung der Bescheidung durch den ZB zuzuführen.

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