Der BGH hat mit der vorliegenden Entscheidung seine in BGHZ 173, 47 – Informationsübermittlungsverfahren II aufgestellten Grundsätze zur Beurteilung der Antragslage und Antragsbindung im Nichtigkeitsverfahren präzisiert:
1. Verteidigt der Patentinhaber das Streitpatent im Nichtigkeitsverfahren nur mit bestimmten Anspruchssätzen, rechtfertigt es die vollständige Nichtigerklärung des Patents, wenn es sich in keiner verteidigten Fassung als insgesamt rechtsbeständig erweist. Bei der Prüfung des Begehrens des Patentinhabers darf jedoch nicht am Wortlaut seiner Anträge gehaftet werden, sondern ist vom Gericht das tatsächlich Gewollte zu ermitteln und hierbei das gesamte Vorbringen des Patentinhabers zu berücksichtigen.
2. Stellt der Patentinhaber einen Anspruchssatz zur Entscheidung, der nebengeordnete Ansprüche enthält, die nicht nur wegen unterschiedlicher Anspruchskategorien in einem Nebenordnungsverhältnis stehen, sondern sachlich unterschiedliche Lösungen enthalten, liegt die Annahme regelmäßig fern, der Patentinhaber wolle auch die übrigen Patentansprüche nicht verteidigen, falls sich der Gegenstand nur eines dieser Ansprüche als nicht patentfähig oder ein Anspruch aus anderen Gründen als nicht zulässig oder nicht rechtsbeständig erweise.
Zum Urteil
BGH/Urt/13.09.2016/X ZR 64/14/Datengenerator (veröff. in GRUR 2017, 57)
Relevante Rechtsnormen
§ 82 PatG; § 308 ZPO
Sachverhalt
Der BGH hatte sich im Berufungsverfahren mit der Frage zu befassen, inwieweit das mit einer Teilnichtigkeitsklage angegriffene und mit 5 Hilfsanträgen verteidigte Patent auf einen Teilerhalt zu untersuchen war, da die angegriffenen Ansprüche eine Nebenordnung aufwiesen. Das BPatG hatte unter Hinweis auf die zum Einspruchsverfahren ergangenen Entscheidung BGHZ 173, 47 – Informationsübermittlungsverfahren II das Patent im angegriffenen Umfang für nichtig erklärt, ohne eine gesonderete Prüfung der nebenordneten Ansprüche als erforderlich anzusehen. Der BGH hob diese Entscheidung auf und wies darauf hin, dass die Grundsätze aus der Entscheidung „Informationsübermittluingsverfahren II“) auch im Nichtigkeitsverfahren anwendbar sind und deshalb auch nach diesen Grundsätzen im Falle der Nebenordnung die jeweiligen Ansprüche einer sachlichen Prüfung auf Nichtigkeit bedürfen, um eine Nichtigerklärung herbeiführen zu können.
Bisherige Rechtsprechung
Seit der wichtigen Entscheidung BGHZ 173, 47 – Informationsübermittlungsverfahren II gilt für die Frage des Prüfungsumfangs von verteidigten Anspruchssätzen auf Patentfähigkeit der methodische Ansatz einer am Willen des Patentinhabers und der Antragsbindung orientierten Prüfung, was der Patentinhaber verteidigen will. Zur Klärung dieser Frage ist dabei auf eine Differenzierung zwischen Ansprüchen in Unter- und in Nebenordnung und deren Bedeutung für einen eigenen materiellen Gehalt abzustellen. Diese Differenzierung übt letztlich eine Vermutungswirkung aus, nach der eine Verteidigung – und damit auch ein Prüfung – von Unteransprüchen nur gewollt ist, wenn der Patentinhaber sie erkennbar macht und sie einen eigenständischen erfinderischen Gehalt aufweisen (siehe auch BGH GRUR-RR 2008, 456 – Installiereinrichtung; zum Vorverständnis siehe Meier-Beck GRUR 2012, 1177; zur Kritik BPatG Urt. v. 12.03.2013, 4 Ni 13/11 – Dichtungsring, weitergehende Kritik noch Keukenschrijver/Busse PatG 8. Aufl. 2016 § 82 Rn. 78ff). Abgelehnt hat der BGH (GRUR 2012, 149 – Sensoranordnung) dagegen die Annahme einer zwangsläufigen Vernichtung als Folge der Nichtigkeit des Hauptanspruchs und zugleich eine Aufklärungs- und Dialogpflicht des Gerichts betont (BGH GRUR 2010, 87 – Schwingungsdämpfer). Insoweit hat auch die Instanzrechtsprechung des BPatG Auslegungsregeln bei einer Verteidigung mit mehreren Anspruchssätzen entwickelt (BPatGE 51, 45 = GRUR 2009, 46 – Ionenaustauschverfahren; BPatG Urt. v. 11.11.2014, 4 Ni 19/13).
Entscheidungsgründe
Bei der Prüfung des Begehrens des Patentinhabers darf – wie stets – nicht am Wortlaut seiner Anträge gehaftet werden, sondern es ist das tatsächlich Gewollte zu ermitteln und zu dessen Ermittlung das gesamte Vorbringen des Patentinhabers zu berücksichtigen ist (BGHZ 173, 47 Rn. 23 – Informationsübermittlungsverfahren II). Insbesondere wenn der Patentinhaber einen Anspruchssatz verteidigt, der nebengeordnete Ansprüche enthält, die nicht nur wegen unterschiedlicher Anspruchskategorien in einem Nebenordnungsverhältnis stehen, sondern sachlich unterschiedliche Lösungen enthalten, liegt die Annahme regelmäßig fern, der Patentinhaber wolle, erweise sich der Gegenstand nur eines dieser Ansprüche als nicht patentfähig oder ein Anspruch aus anderen Gründen als nicht zulässig oder nicht rechtsbeständig, auch die übrigen Patentansprüche nicht verteidigen. Denn im Allgemeinen widerspräche dies dem Interesse des Patentinhabers, von seinem Schutzrecht nicht mehr aufzugeben, als nach der Sach- und Rechtslage geboten. Hat der Patentinhaber – wie im Streitfall – hilfsweise weitere beschränkte Anspruchssätze zur Entscheidung gestellt, ist regelmäßig – etwa durch Erörterung in der mündlichen Verhandlung – aufzuklären, in welchem Verhältnis diese Hilfsanträge zu einem nicht ausdrücklich formulierten Petitum stehen sollen, einem formal vorrangigen Antrag nur teilweise zu entsprechen. Dies hat das Patentgericht verfahrensfehlerhaft unterlassen.
Konsequenz
Die Entscheidung klärt zunächst die wichtige Frage, dass bei der Beurteilung des Prüfungsumfangs aufgrund der Bindung an den Antrag oder Willen des Patentinhabers – der nach BGH „Informationsübermittlungsverfahren II“ ja nicht verpflichtet ist, einen Antrag förmlich zu stellen – dieselben Grundsätze im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren gelten. Ferner perpetuiert der BGH den seit dieser Entscheidung formulierten pragmatischen Lösungsansatz der Grundfrage des gebotenen Prüfungsumfangs eines verteidigten Anspruchssatzes, insbesondere des nach früherer Rspr. verfolgten und zu recht kritisierten und dem Erteilungsverfahren verhafteten Alles-oder-Nichts-Prinzips (hier- zu Keukenschrijver/Busse PatG 8. Aufl. 2016 § 82 Rn. 74; Engels/Busse § 59 Rn. 256). Dieser pragmatische Ansatz des BGH beruht auf einer Auslegung des Verteidigungswillens des Patentinhabers anhand einer typisierenden Betrachtung und Unterscheidung von Unter- und Nebenansprüchen, insbesondere soweit die Prüfung des Patents auf Patentfähigkeit ansteht. Hierbei obliegt dem Patentinhaber die „Bringschuld“ (zu den weitreichenden Verspätungsfolgen BGH GRUR 2016, 1143 – Photokatalytische Titandioxidschicht; GRUR 2016, 365 – Telekommunikationsverbindung) die insoweit für ihn nachteilige Vermutung einer Nichtverteidigung zu entkräften und zudem sich zu einem eigenständischen erfinderischen Gehalt (rechtzeitig) zu äußern, um die Folge der Vernichtung (oder verspäteten Verteidigung) zu vermeiden. Dem Gericht obliegt dabei eine verstärkte Hinweis- und Dialogpflicht. Nicht zu verkennen ist hierbei, dass der BGH damit sich einem dem Erteilungsverfahren immanenten Alles-oder-Nichts-Prinzip zwar de facto für Unteransprüche annähert, dieses aber gerade nicht voraussetzt und damit auch in Einklang mit der in BGH „Sensoreinrichtung“ aufgestellten Kritik steht, dass BPatG habe angenommen, die Nichtigerklärung des Hauptanspruchs entziehe den nachgeordneten Ansprüchen ohne weiteres die Grundlage.
Andererseits rechtfertigt das Vorliegen nebengeordneter Ansprüche, welche die in der Entscheidung genannten weiteren Voraussetzungen erfüllen, die gegenteilige Annahme prima facie selbst dann, wenn wie vorliegend der Fall einer Verknüpfung der nebengeordneten Ansprüche durch unechte Rückbezüge vorliegt und diese einen Anspruchssatz bilden.
